Saturday, September 24, 2005

DERECHO ECONOMIA Y NEGOCIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION






CONFLICTO ENTRE NOMBRE DE DOMINIO Y MARCAS


PROFESOR: Carlos Aguirre
Alumna: Carolina Pedano
Año: 2005Introducción

La Sociedad del siglo XXI se ve inmersa en un movimiento de informatización y globalización, en donde INTERNET es el medio de comunicación por excelencia; las transacciones comerciales internacionales a través de Internet han crecido a escala mundial, hasta el punto que hoy no solo abarca al sector de las empresas, sino a los consumidores y también a los simples usuarios. Transacciones que se desarrollan en todas partes y en ningún lugar en particular, ya que la Red no distingue fronteras.
Pero para poder participar en Internet, necesitamos de una pagina web, que nos identifique y distinga de otras, para que terceros puedan acceder a nuestra página y hacernos conocidos a nivel mundial, y afianzar la posición de la empresa en el mercado virtual; es decir que necesitamos de un nombre de dominio y ante esta situación es conveniente para las empresas que este sea igual a su marca o nombre comercial, o por lo menos lo mas parecido posible, para que puedan ser contactados con facilidad por los usuarios.
En general registrar un nombre de dominio no es tramite complicado ni oneroso, lo que llevó al incremento de un registro abusivo de ellos en detrimento de titulares de marcas registradas de empresas conocidas mundialmente, de personas famosas, como músicos y actores, que se ven afectados al encontrar que en el ciberespacio existen nombres de dominio con una designación similar a sus marcas y/o nombres, sin que puedan hacer uso de ella en Internet, estando muchas veces obligados a comprarlas a los titulares de nombres de dominio por sumas millonarias.
Ante estas nuevas clases de conflictos, nos enfrentamos con otros que trae aparejada la “globalización jurídica”, al no poder determinar cual es el derecho aplicable y la jurisdicción ante estas controversias; por esto se creo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, encargada del registro, administración y resolución de estas disputas a nivel mundial, por medio de su Centro de arbitraje y mediación.
Para poder entender ciertos aspectos de estas nuevas relaciones, se abordarán las características y diferencias fundamentales de las marcas y nombres de dominio, y algunos de los conflictos que pueden surgir por el empleo malicioso de ellos en Internet como por ejemplo la confusión de marcas y la ciberocupación y las distintas soluciones que se brindan tanto a nivel mundial como en nuestro país.
Antes de adentrarnos al desarrollo de este trabajo se introducirán ciertos aspectos de la OMPI, órgano encargado en el ámbito mundial de resolver las controversias entre titulares de nombres de domino y aquellos que vean su derecho de marcas vulnerado
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional, que desde 1974 forma parte de las Naciones Unidas cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial
Para lograr este objetivo, busca promover el desarrollo de normas internacionales y su aplicación, como también una mayor simplificación de los sistemas de registro de la propiedad industrial, armonizando y facilitando los procedimientos; paso fundamental para esto fue la celebración del El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 1994 , el “Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet” realizado en 1999, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), aprobado en el año 2000 también estableció el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, que permite registrar una marca de comercio o de servicio en varios países gracias a un solo procedimiento. En virtud de estos tratados sumados a otros que la OMPI administra, se puede obtener protección para las marcas y los diseños industriales a bajo costo y con mayor rapidez en varias jurisdicciones nacionales. Además, quien desee consultar los datos relativos a los registros internacionales de marcas y de diseños industriales puede hacerlo por Internet y gratuitamente.

Marcas y nombres de dominio

Marcas

Las marcas son aquellas signos suficientemente perceptible y distintivos que el industrial pone a sus productos para distinguirlos, como: una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, gravados, estampados, imágenes, combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su envase, la envoltura o envase, combinaciones de letras y números con diseño especial, slogans publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad.
Estos signos industriales o mercantiles, cumplen el fin de identificar y diferenciar los productos o servicios que circulan en el comercio. Son en consecuencia, factores de desenvolvimiento económico y juegan un papel preponderante en el proceso competitivo en el mercado
La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes; y el medio para proteger su identidad y su prestigio es a través del registro de su marca comercial, ya que con este procedimiento se obtiene la propiedad de la marca y uso exclusivo, según lo regulado por el Art.4 de ley 22362.
Las marcas registradas son concedidas a favor de una persona física o jurídica, argentina o extranjera por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional ì¥Á5@
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H°4°4°48è4Üdad del solicitante desde el momento en que se concede el Registro. El principio es de primero en tiempo, primero en derecho, y es el sistema que rige en nuestro país.
Existe también un sistema mixto, en el cual existen dos subsistemas:
a.) Uno establece que el registro es necesario para defender la marca, pero el uso tiene preeminencia sobre dicho registro en el caso de conflictos.
b). El otro sostiene que el registro confiere derechos sobre la marca, pero solamente después de determinado tiempo de uso.
Principios que rigen el sistema de marcas en Argentina
En argentina el sistema marcario se rige por los principios de exclusividad, especialidad y territorialidad y por le sistema atributivo, lo que implica que quien primero solicita una marca tiene derecho a ella y desde el día que se le concede el registro, obtiene también un derecho de exclusividad sobre la misma.

Principio de exclusividad
Al igual que los otros derechos intelectuales, el de marcas se caracteriza como derecho de exclusiva, esta consiste en las facultades que tiene su titular para poder impedir el uso de una marca en perjuicio de sus interés, por ser idéntica o similar a la suya, de esta manera se desprende . del art. 4 Ley de Marcas el ius prohibendi del que está investido el titular.
Este derecho también esta reconocido en distintos tratados internacionales como el art. 16 del Acuerdo de los ADPIC. (aprobado por ley 24425):
"El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión".
En sentido similar, el art. 11 del Protocolo de Marcas del Mercosur, del 5/8/1995 (Mercosur/CMC/ decreto 8/1995) establece:
"El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintivo del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular".
El ius prohibendi se ejercita por la vía de la acción de cesación de uso. Asimismo, el titular está investido del derecho a reclamar los daños y perjuicios por el uso de su marca que terceros hicieren sin su consentimiento.


Principio de especialidad
Este se refiere al destino que se les da a los bienes jurídicos tutelados, por lo tanto una marca solo protege a los productos o servicios indicados en la solicitud de marca. De esta manera es posible la coexistencia pacífica de marcas idénticas para productos o servicios diversos.

Principio de territorialidad
En virtud de este principio una marca registrada en Argentina solo tiene valor y vigencia en este país.

Procedimiento de registro. Ley de Marcas Nº 22362.
La ley de marcas de la Argentina exige para autorizar el registro de una marca que el solicitante tenga “interés legítimo”. Esta condición subjetiva persigue el objetivo de evitar el uso especulativo e ilícito del registro marcario, como también la de defensa de la buena fe y el resguardo de las actividades económicas legitimas.
Previo al inicio de los trámites para el registro es conveniente primero, averiguar que la misma marca o una similar no haya sido concedida o solicitada para su registro, de lo contrario aquel que tenga un interés legítimo podrá ejercer el derecho de oposición reconocido por la Ley 22362 , Art. 4
Luego de realizar dicha investigación, el interesado deberá presentar una solicitud por cada clase de marca por las cuales solicite su registro, observando ciertos requisitos exigidos en el Art. 10. Si cumple con todas las formalidades legales la autoridad de aplicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, efectuará su publicación por un día en el Boletín de Marcas, para permitir así a terceros interesados realizar las oposiciones que consideren apropiadas dentro de los treinta días corridos de la publicación, con sus correspondientes fundamentos. Una vez que se a cumplimentado todo este proceso, la solicitud es concedida y el titular puede obtener el Título a la Marca Registrada espedido por el I.N.P.I

Nombres de dominios
Un nombre de dominio es una dirección usada para identificar y localizar una computadora en la Internet o para acceder a determinada información en ella. Cumplen la función de identificar una dirección virtual en el ciberespacio. Son la base fundamental de la identidad comercial, corporativa o institucional de cualquier site.
El sistema de nombre de dominio está regulado por el principio “first to come, first tu serve”, es decir que al igual que en el sistemas de marcas, es titular de un nombre el primero en registrarlo.
Su registro es fácil y gratis, lo que ha llevado al registro indiscriminado de nombres y marcas con ánimos claramente especulativos.
A nivel mundial, la entidad encargada de la administración del sistema es la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICAAN –Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Pero el desarrollo de Internet llevo a la necesidad de que los estados nacionales tengan la potestad de conceder el registro de dominio, en muestro país, el órgano encargado es el Nic-Argentina, cuyo rol es otorgar los nombres de dominio de segundo nivel bajo la indicación “ar”.
Registrar un nombre de dominio es muy poco oneroso, incluso puede llegar a ser gratuito (como sucede en la Argentina con el registro de los dominios .ar.) y sumamente sencillo, ya que los organismos encargados de los registros no realizan ningún examen previo para analizar si el dominio solicitado puede generar alguna controversia, por varias razones. En primer lugar, el carácter internacional de Internet, frente al carácter territorial de los registros marcarios, hacen que un examen previo sea, en los hechos, casi imposible. Además, se estimó que un proceso de evaluación u oposiciones trabaría y demoraría el rápido crecimiento de la Red.
La titularidad se otorga al primero que lo solicite siempre y cuando el prefijo utilizado no sea igual a otro ya existente dentro del mismo nivel o subnivel por que en Internet, no pueden convivir dos nombres de dominio idénticos, como sucede con las marcas en virtud del principio de especialidad que vimos anteriormente. Y hay que tener presente que no es factible la posibilidad de oposición al registro por parte de terceros.
En nuestro país para registrar un nombre de dominio hay que dirigirse al sitio web que hasta ahora mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en http://www.nic.ar/. Allí se encuentran además de los formularios a completar, un buscador de nombres de dominio ya registrados, la normativa pertinente, y buenos instructivos.
Vale recalcar que la naturaleza de los dominio es diferente a la de las marcas ya que aquellos no son territoriales, no están sujetos al principio de especialidad y no requiere un tramite complicado.




Conflictos en Internet entre marcas y nombres de dominios.
Las marcas y los nombres de dominio pertenecen a ámbitos distintos y cumplen funciones diferentes. Los nombres de dominio identifican una dirección virtual en el ciberespacio; y las marcas identifican y distinguen un producto o servicio de otro en el mercado. A pesar de esto, la creciente utilización de la red, el auge del comerció electrónico y la importancia actual que tiene en el ámbito comercial, tanto en la difusión, publicidad de productos y servicios, a generado conflictos entre titulares de un nombre de dominio, con los de las marcas.
Actualmente al ser los formularios on-line y de fácil acceso, gran parte los nombres de dominio han sido ocupados por personas o empresas con fines especulativos, incluso realizan reservas de nombres de dominio sin activar, sobre nombres que pertenecen a marcas de terceros, sin su consentimiento. Esto esta causando a nivel mundial problemas no solo entre titulares de nombres de dominio,( tanto los de mala fe, como los que actúan legítimamente) y titulares de marcas registradas sino también en el ámbito legislativo y jurisdiccional.
Los conflictos comenzaron a suscitarse cuando algunas personas o empresas intentaban registrar sus marcas como nombres de dominio, ya que esto ayuda a los consumidores a localizar sus productos o servicios con mayor facilidad en la red, y no podían hacerlo, porque se encontraban con que los mismos ya habían sido registrados por terceros malintencionados o no que no tenían ningún derecho sobre esas designaciones.
Entre estos titulares de derechos se pueden distinguir dos categorías de conflictos en Internet:
· Cuando el dominio de Internet es internacional, registrado por la NSInc y la marca es territorial, sea que se trate de una marca notoria o no.
· Cuando el dominio es territorial, registrado por la entidad administradora del país donde se encuentra a su vez registrada la marca en cuestión.

A su vez se pueden encontrar distintas situaciones dentro de estas categorías
Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing): es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma intencionada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponda a la marca de producto o de servicio o nombre comercial de un tercero para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la red, o forzar al mismo a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado. Estos casos “de extorsión cibernética”, han sido la causa de la mayoría de los casos planteados judicialmente, y tanto la jurisprudencia nacional como la internacional ha sentenciado otorgando el derecho sobre el nombre de dominio al titular de la marca.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing) Corresponde al supuesto en el cual se registra el nombre de dominio con la conciencia de que corresponde a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio. Se provoca así, un riesgo de confusión de marcas y para que el titular marcario pueda ejercer el ius prohibendi en este supuesto, sería necesario que concurran los extremos previstos en el art. 16 del APDIC, es decir que:
a) Exista la posibilidad de confusión. Al respecto considero que habría que diferenciar si sólo es suficiente que la confusión la provoque el uso del nombre o si es necesario que la confusión se produzca por el contenido de la página, es decir que los servicios o productos que ofrece el titular del dominio deban también provocar confusión.
b) Que se trate de una marca notoria, en cuyo caso no es necesario probar el extremo de la posible confusión.
c) Que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Este extremo es de fácil prueba, atento que el registro de Nic Argentina no acepta solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes, y por tanto es obvio que la registración de una persona que no tiene el derecho marcario trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para el verdadero titular de registrar su propia marca como nombre de dominio lo que provoca secuelas de orden comercial y patrimonial.
Existe en este supuesto una clara intención del titular del dominio de beneficiarse de la confusión que provoca el registro.

Coincidencias fortuitas (Logical Choice) Situaciones en las que la persona registra un dominio que por casualidad coincide o es similar a una marca o signo distintivo ajeno.
Con relación a este tercer supuesto, no hay mala fe, sino simple casualidad. No bastaría con que la confusión se presente exclusivamente por el nombre de dominio, ya que el principio de especialidad que consagra la ley permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los mismos productos o servicios. Está jurisprudencialmente establecido en nuestro ordenamiento que la marca sólo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada, de ahí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor. En consecuencia y en virtud a este principio de especialidad, el titular marcario sólo podría ejercer el ius prohibendi, en el supuesto analizado, cuando la confusión provenga de los productos o servicios ofrecidos o publicitados en la página web, y no basada únicamente en la identidad del nombre de dominio.

Volviendo al primer supuesto, donde existe un registro abusivo, deliberado y de mala fe, en violación del derecho de marcas, es conocido también como CIBEROCUPACION
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tiene como una de sus funciones la lucha contra estos supuestos de ciberocupación indebida;
El concepto de la OMPI, al igual que la mayoría de los conceptos sobre “ciberocupación”, tiene como elemento central la concurrencia de la mala fe del solicitante de registro de un nombre de dominio. Este elemento subjetivo, tiene la característica que se prueba a través de otros elementos subjetivos, como la “intención” de atraer con “ánimo de lucro” usuarios de Internet…, y a través de elementos objetivos como la existencia de una oferta para vender, alquilar, o transferir de otro modo el nombre de dominio.
Fue en 1999, cuando la OMPI, ante la ausencia de una normativa que regula toda esta nueva situación, elaboró lo que se conoce como “Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”, el que incluía un procedimiento para la solución de controversias, estableciendo también, las características a tener en cuenta al momento de determinar la existencia o no de un caso de registro abusivo.

Entonces, según la OMPI, en el procedimiento administrativo de solución de conflictos el registro de un nombre de dominio se considera abusivo cuando:
· el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y
· el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
· el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

También establece qué constituirá prueba del registro y de la mala fe del sujeto titular del nombre de dominio. A saber:
· una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo del nombre de dominio al titular de la marca de producto o servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o
· un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca producto o de servicio del solicitante; o
· el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o
· el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.”

La Política Uniforme, propuesta por la OMPI ha sido aceptada como estándar internacional para resolver controversias sobre nombres de dominio, su meta es frenar la práctica abusiva de registrar marcas como nombres de dominio susceptibles de crear confusión con la marca del demandante. Desde que ha sido puesta en práctica se han presentado al centro de arbitraje y mediación más de 1100 demandas, de distintos países y en distintos idiomas, y se puede observar también una mejora, comparando los datos de los años anteriores a la implantación de la Política uniforme, cuando se recibían un promedio de 5 demandas por día. Hoy se someten al centro un promedio de tres demandas por día.

Otro conflicto que se puede plantear, no tiene ya como actor a los que de mala fe registran nombres de dominio, sino a aquellos titulares legítimos de un nombre de dominio. Estos pueden ser atacados por más de un titular de marca, en razón del principio de especialidad, y en uno o más países. Por eso para resguardar su titulo ante cualquier tipo de reclamo por parte de un titular cambiario lo aconsejable es:
inscribir datos reales al registrar un dominio. De lo contrario al no coincidir los datos con los del registrante, será difícil defender la inscripción.
denunciar un domicilio verdadero y mantenerlo actualizado. De otro modo puede recibir un reclamo y no atenderlo, lo que presume que usted es registrante de mala fe.
mantener el dominio activo, es decir que coloque una página web en él. Si la tiene en construcción debería poner un aviso, informando la temática del site. De otro modo, el tener un dominio sin uso se puede interpretar como que lo ha registrado para especular.
Es conveniente registrar el nombre como marca en el Registro de Marcas de Argentina o del país que corresponda a la terminación. Si bien no es obligatorio ser titular de marca para tener un dominio (salvo en países como España) es conveniente blindar un dominio importante con una marca lo que garantiza casi en un 100% que no podrá ser objeto de piratería inversa.

Es fundamental ante estos reclamos, probar el interés legitimo del titular del nombre de dominio para lo cual de deberá probar que ha utilizado el nombre de dominio y que ha sido conocido por este dominio, ya sea en calidad de empresa o particular, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios. Y finalmente que el uso del dominio es legítimo y leal, sin intención de causar en los consumidores algún tipo de confusión ni lesionar el buen nombre de la marca.

A lo largo de la historia de la OMPI, en su desempeño como Centro de arbitraje y mediación se pueden observar dos etapas jurisprudenciales.
En una primera etapa, en los conflictos sobre nombres de dominios la OMPI se inclinaba a favor de los titulares marcarios, llegando a una solución del mismo haciendo una evaluación simple de las normas y la doctrina sobre marcas, favoreciendo de esta manera a los intereses económicos de grandes empresas o marcas conocidas.
En una posterior etapa, parecería que el trato es mas igualitario, lo podemos observar en un fallo de la OMPI del año 2004, por el cual se desestima la denuncia presentada por Microsoft Corporation, denegando la transferencia de los nombres de dominio y .
La demandante alegaba que existía una similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografía estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, idéntica a la tipografía registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.
Sostenía que -el demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en España o en cualquier otro país, que carece de derechos o intereses legítimos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relación con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.
Alega que existió mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locación en línea, creando una probabilidad de confusión con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web.
Ante esto el demandado sostenía como defensa que: Los nombres de dominio no son idénticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidió que había mala fe y denigración de la marca del demandante por la publicación de contenido pornográfico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni idéntico ni confundible con la marca del demandante. Y que el demandado nunca tuvo la intención de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusión entre Microsoft y "mocosoft" o "mocosoftx", precisamente por el contenido no es siquiera similar al del actor.
Finalmente el grupo de la OMPI, expuso que el requisito que se exige para probar que el nombre de dominio sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión" con respecto a la marca. No basta con que el nombre de dominio sea similar o parecido - como sí alcanza en el derecho marcario - sino que ha de ser confundible. A la hora de valorar dicha confundibilidad ha de tenerse en cuenta que, por las características técnicas de los nombres de dominio, las peculiaridades gráficas de la marca han de ser dejadas de lado. Es cierto, como sostiene la demandante, que en la página Web del demandado en la palabra "Mocosoft" se utiliza una tipografía idéntica o similar a la de las marcas mixtas de la demandante, pero esa tipografía sólo puede observarse una vez que el usuario de Internet ya se ha conectado con el sitio del demandado. Por esta razón, la similitud de la marca y el nombre de dominio han de ser valorada desde la perspectiva fonética y conceptual. Desde la vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusión posible
Por las razones expuestas el Grupo cree que si bien los dominios en disputa tienen algún parecido con la marca Microsoft, los mismos no son similares "hasta el punto de crear confusión" con la marca. Es claro que algunos usuarios de Internet quizá podrían llegar asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para confundirlos. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. De este modo, está ausente el requisito del párrafo 4(a)(i) de la UDRP, exigido para probar la identidad de l nombre de dominio para generar confusión.

La jurisprudencia en Argentina
En nuestra jurisprudencia existen casos relevantes referidos al registro de dominios en Internet y el conflicto con las marcas, pero hay que señalar que los pronunciamientos judiciales en estos casos son decisiones resolutorias firmes que conceden medidas cautelares basadas en la Ley de Marcas Nº 22.362 y no sentencias definitivas sobre la cuestión de fondo.
Algunos de los casos planteados ante nuestros tribunales y que han sentado algunos de los principios que hoy rigen esta materia son:
- Caso "fredddo.com.ar": Decisión del Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal nº 7 de Buenos Aires, de 26 de noviembre de 1.997. "Heladerias FREDDO S.A. c/Spot Network s/Apropiación Indebida de nombre "FREDDO" en internet.
En el presente caso Su Señoría entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta “una variante del uso indebido de marca ajena” (Considerando III primer párrafo). Este uso indebido de marca ajena – argumenta el magistrado - tiene circunstancias especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legítimo titular. La medida cautelar adoptada ( con fundamento legal en el art. 232 del Código Procesal ,medida cautelar genérica) consiste, como dijimos en dar de baja de NIC AR provisoriamente el dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio.
- Caso "psa.com.ar": Resolución de la la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial, de 30 de diciembre de 1.999. Pugliese Francisco y PSA c/Perez, Carlos E Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº. 5.
El juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolás Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI. Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma. Cámara fijó una contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora
Caso "camuzzi.com.ar": Sentencia interlocutoria de primera instancia, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4. "Camuzzi de Argentina S.A. c/Arnedo Juan Pablo s/Medidas Precautorias. En el caso de referencia el juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el “fumus boni juris” requerido en materia cautelar. El Tribunal dictó una medida cautelar ordenando suspender preventivamente el registro del nombre a favor del demandado y autorizar provisoriamente al actor para su registro y utilización. Actualmente se encuentra terminado a consecuencia de la voluntaria renuncia del demandado al nombre de dominio
Caso: ERREPAR S.A. c/ Besana, Guillermo Antonio s/ Medidas Cautelares; Juzgado Federal de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, Secretaría Nº 6. El nombre de dominio en cuestión fue “ERREPAR”. El 5/3/1999 el Tribunal dictó una medida cautelar ordenando la suspensión del registro.
Vale la pena resaltar nuevamente, que todas las resoluciones son provisorias –hacen lugar a una medida precautoria basándose en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley de Marcas y el Acuerdo TRIP´s (ley 24.425) y no resuelven el fondo de la cuestión.
De las resoluciones comentadas se desprende un razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del derecho de marca.
De seguirse este razonamiento se trabaría el desarrollo de la red Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o similar (art. 3º inciso b de la ley) entre el millón y medio de marcas registradas en el INPI en las 42 Clases del nomenclador.
La doctrina judicial que ha nacido de las sentencias de los fallos mencionados se puede resumir en lo siguientes párrafos:
· El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca.
· El uso indebido es un uso calificado por la especial característica de impedir al titular del registro marcario el uso de la marca en Internet.
· Es independiente que la marca sea notoria o no. Véase que la marca psa carece de notoriedad, lo cual no fue óbice para el dictado de la medida.
· Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe del registrante del dominio.
· Debido a las características especiales de la infracción marcaria, excluyente de la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede ser un anticipo de la sentencia.
· No se hace mención en las resoluciones al principio de especialidad.
En cuanto al último punto la jurisprudencia comentada no ha discutido la cuestión del riesgo de confusión en cuanto a los productos o servicios que se alojaban en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite considerar la cuestión de la especialidad y se pone en igual situación al titular de una marca notoria o renombrada – con una protección que puede ir mas allá de la especialidad – con el titular de una marca que carece del conocimiento y reputación de aquellas. (Como sucedió con el marca PSA).
En los fallos anteriores, no ha existido una declaración expresa acerca del “uso en el comercio”, tampoco se indica en la resolución si los dominios en discusión han sido objeto de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca.
Como se puede observar anta la falta de una normativa especifica que regule los conflictos con nombres de dominio se aplica por analogía distintas leyes, principalmente la ley de marcas a pesar que existen claras diferencias entre el régimen de marcas y el de nombres de dominio, siendo la más clara la existencia de diferentes clases de marcas, por lo que una misma denominación puede ser usada por diferentes titulares en clases de productos diferentes, mientras que el nombre de dominio es uno solo y pertenece a su titular, no pudiendo ser compartido por cuestiones técnicas imposibles de solucionar por ahora. Y es esta diferencia, desde mi punto de vista una de las mas importantes a tener en cuenta, ya que así como en el mundo real una misma marca puede diferenciar distintas clases de producto, un nombre de dominio similar a una marca estaría identificando una cosa distinta, como lo es una dirección en para acceder a una determinada información(cuyo contenido puede ser distinto a lo que distingue la marca), y en un mundo distinto como lo es el virtual.
Entonces ¿Por que privar al titular “de buena fe”de utilizar ese nombre de dominio? y más aún teniendo en cuenta que el titular de un marca tiene derecho exclusivo sobre ella pero limitado a una determinada clase de producto y servicios. Y remarco la buena fe por que entiendo que hay que diferenciar los distintos casos y actitudes que se pueden presentar en la realidad, ya que no todos tendrían la misma solución.
Uno de los supuestos se podría dar entre dos titulares de marcas iguales pero de distintas clases, en el que uno ya haya registrado el nombre de dominio que contiene la marca, y el otro pretendiera lo mismo. En este caso la solución es simple, y debido a que no puede haber dos nombres de dominio iguales, y que ambos tendrían en el mismo derecho a registrar su marca en Internet, este le corresponde al que lo registre primero.
Si el que registra la marca como nombre de dominio no es el titular (lo que puede ocurrir incluso por mera coincidencia), pero la página esta activa y no causa ningún perjuicio a la marca del reclamante, el reclamo por la ley de marcas no podría prosperar ya que no hay daño alguno para el titular de la marca, no hay aprovechamiento de la misma, falsificación y/o ánimo de utilizar fraudulentamente la misma por parte del titular del nombre de domino.
Sí podría entablarse el reclamo ante el caso que estemos frente a un titular de dominio de mala fe que mantenga el mismo en reserva o solo lo haya registrado para causar un perjuicio al titular marcario y sacar provecho de ello. Por lo tanto la falta de interés legítimo en el solicitante o titular del dominio y su registro abusivo, sí constituyen un elemento jurídico relevante para solicitar la suspensión de su uso por parte de terceros no autorizados y el resguardo de actividades legítimas no especulativas.
Volviendo al segundo supuesto el reclamo del titular de la marca no debería prosperar bajo ningún fundamento.
En primer lugar, por aplicación del principio atributivo que surge de la resolución 2226/00.
A demás se estría violando el principio de igualdad ante la ley, porque se crearía una inexplicable ventaja a favor de los titulares marcarios, que, incluso, llevaría a distorsionar el principio atributivo mencionado anteriormente, ya que tendrían prioridad los titulares de las marcas sobre quienes primero registren un nombre de dominio.
No debe olvidarse la buena fe. Los jueces deberían aplicar (y desarrollar) el principio de buena fe en materia de nombres de dominio: debe protegerse a quien registró su nombre de dominio, activó la página y desarrolla en ella su actividad comercial, empresarial, profesional, etc., sin causar daño ni perjudicar los derechos de terceros.
Para que la utilización de un nombre de dominio infrinja el derecho del titular de la marca es preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquello en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que exista un riesgo de inducción al error o confusión. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en si mismo una infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página Web u otro de los recursos Internet de otra clase para cuya identificación se utiliza.
Pero en definitiva nuestra jurisprudencia dominante siguiendo los puntos fijados anteriormente otorga primacía a la marca registrada respecto del registro de dominio idéntico o similar al signo marcario, ordenándose, en consecuencia, la suspensión cancelación y/o transferencia en cuestión a favor del titular de la marca, ya que lo que se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es titular. El nombre de dominio coincidente con el nombre de una marca comporta “una variante del uso indebido de marca ajena”con remisión a la ley de marcas.













Conclusión
A diferencia de otros países, en Argentina, gran parte de estos conflictos no pueden ser evitados y/o solucionados por no existir procedimientos previos a la registración de un nombre de dominio, de publicación de pretensión y posibilidad de oposición por parte de un tercero y por carecer nuestra legislación de mecanismo alguno de solución de conflictos de aplicación obligatoria para el registrante. A esto debemos adicionarle la gratuidad del sistema y la falta de obligación de activar el sitio registrado.
Ante la falta de normativa específica, la justicia se vio obligada a aplicar la ley de marcas Nº 22.362 analógicamente; pero entiendo que dejó de lado los principios generales del derecho, como la buena fe, la igualdad o la equidad, la libre competencia, la competencia desleal, principios que como sostiene Dworking, también deben ser observados por los jueces al resolver los casos; al igual que otros parámetros como el uso legítimo del nombre de dominio, la no afectación de los derechos e intereses de terceros, la utilización no comercial del nombre de dominio, su utilización por un período prolongado previo al reclamo, la activación del site, etc
Por lo tanto es necesario una nueva legislación que prevea estos nuevos acontecimientos, que brinde soluciones justas, tanto al titular de una marca, como a los titulares de dominio que también tienen derecho a una protección frente a titulares marcarios y los casos de piratería inversa.
Ergo, es necesario en primer lugar entender que marcas y nombres de dominio son cosas distintas y con características distintas, como vimos a lo largo de este trabajo.
Finalmente, por todo lo antes expuesto coincido con Ángel Orlando Bruno[1] quien sostiene la necesidad de una nueva doctrina que descanse sobre los siguientes puntos:
1. reafirmar el principio atributivo: quien primero registra el nombre de dominio, tiene exclusividad para su uso.
2. el principio precedente cede en caso de buena o mala fe de alguna de las partes.
3. es totalmente trascendente la buena y mala fe del registrante del nombre dominio, al igual que el interés legítimo de las partes.
4. el uso de un nombre de dominio igual o similar a una marca no implica por sí solo uso indebido de marca.
Bibliografía
· Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Elianta 2001.
· Código de Comercio. Editorial Zavalía.2001.
Fernández Delpech, H. “Internet: su problemática jurídica”, Abeledo Perrot, 2001
Guiboug Ricardo, Allende Jorge, Campanella Elena. “Manual de Informática jurídica”. Astrea Buenos Aires.1996
Martinez Fazzailari Raul. “Régimen Público de Internet”. Ad Hoc. Argentina.1999
Martinez Garcia Elena. “el arbitraje y la mediación como fórmulas de resolución de conflictos dererivados del uso de la propiedad intelectual”. Revista del derecho mercantil. Enero-Marzo .1999. Madrid.
www.consumaseguridad.com/web/ es/normativa_legal/2004/10/20/14892.php - 41k - 29 Jun 2005
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www.portaldeabogados.com.ar/ derechoinformatico/dominios.htm –
www.ipresearch.com.ar/es/art/5.htm
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http://www.ipresearch.com.ar/
www.dpi.bioetica.org/marnotas.htm
www.latinoamericann.org/modules.php?op=modload& name=Sections&file=index&req=viewarticle&a...
www.dpi.bioetica.org/notas1.htm - 44k
“Errepar S.A. c/Besana, Guillermo Antonio s/medidas cautelares” por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 3, a cargo del Dr. Roberto Raúl Torti.-
NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET TODOS QUIEREN UNO www.mille.com.ar
INDICE
Página

Introducción 1
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 2
Marcas 3
Sistemas de concesión de marcas 3
Principios que rigen el sistema de marcas en la Argentina 4
Procedimientos de registro. Ley 22362 5
Nombres de dominio 5
Conflictos en Internet entre marcas y nombres de dominio 7
La jurisprudencia en Argentina 12
Conclusión 17
Bibliografía 18
[1] Ángel Orlando Bruno - Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata